Суть: домен был зарегистрирован ранее товарного знака истца, но истец включил домен целиком в товарный знак. Представляли: ответчика. Результат: в иске полностью отказано.
Сегодня судом принято отрицательное решение по иску Ивановской компании, зарегистрировавшей в 2010 году права на товарный знак, включающий "Ivashka.ru" к администратору домена Ivashka.ru, зарегистрированному в 2002 году.
Когда в 2002 году будущий московский владелец домен Ivashka.ru его регистрировал, скорее всего он и представить себе не мог, что в 2010 году компания из Иваново зарегистрирует в Роспатенте товарный знак, включающий "Ivashka.ru", а в 2016 году эта компания обратится в суд, обвиняя администратора домена в нарушении её прав и требуя передать ей домен. Интересно отметить, что истец и ответчик друг друга никогда не знали, не работали вместе, не дружили и не пересекались.
Как пояснил Антон Серго, представлявший ответчика, действительно, в соответствии с ч.3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Однако, эта норма включает целый ряд обстоятельств, которые должны быть доказаны.
Кроме того, как указывается в "Справке по доменным спорам" Суда по интеллектуальным правам: Оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10.bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности:
- доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица;
- у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени;
- доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.
По всем этим критериям можно долго спорить, но логично, что невозможно недобросовестно зарегистрировать домен за 8 лет до товарного знака. Очевидно, что для того, чтобы доменное имя было зарегистрировано «недобросовестно», на момент регистрации доменного имени товарный знак должен был существовать.
Несмотря на то, что суды в подавляющем большинстве случаев в "доменных спорах" занимают сторону правообладателя товарного знака, такое дело не единично. Так, ранее в аналогичном деле Суд по интеллектуальным правам указал следующее: «Судебная коллегия считает необходимым отметить то обстоятельство, что спорные доменные имена были зарегистрированы 27.10.2005, право их администрирования перешло к Теврон Лтд 12.01.2010, тогда как исключительные права у Русского стандарта на товарные знаки, за защитой которых истец обратился в арбитражный суд, возникли 22.11.2012 (№ 475327), 05.12.2012 (№ 476153), 11.04.2013 (№ 484934), и 07.12.2013 (№ 480260). Более того, право администрирования спорных доменных имен было приобретено Теврон Лтд ранее подачи заявок на все перечисленные товарные знаки.
Названное обстоятельство исключает наличие признаков недобросовестности как в действиях первого администратора доменного имени (физического лица), так и в действиях Теврон Лтд при получении прав администрирования спорных доменных имен".